[스타트업 미국 진출 가이드] 스타트업의 가장 중요한 자산 IP 어떻게 관리하면 될까?
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IP 이전 및 양도, 비공개 약정 체결(IP Assignments and Nondisclosure Agreements)
스타트업이 가장 먼저, 그리고 쉽게 취할 수 있는 조치는 모든 창업자와 직원, 그리고 제3의 서비스 제공자와 IP 이전 및 양도, 비공개 약정(NDA: Non-Disclosure Agreement)을 체결하는 것이다. 많은 스타트업 창업자들 사이에서 내 것이 네 것이고 네 것이 내 것이며 곧 우리 모두의 것이다!라는 안이한 생각으로 이 절차를 건너뛰는 경우가 종종 있다. 그러나 회사에 대한 IP 이전 및 양도가 제대로 이루어지지 않은 경우에는 회사가 IP를 보유하고 있음을 외부에 증명하기 어려운 것은 물론, 회사가 사업을 추진함에 있어 중요하고 필수적인 IP에 대한 권리를 회사가 독점적으로 소유하지 못함으로써 문제가 발생할 수 있다.
물론, IP의 원소유권자가 창업자와 내부 직원인 경우라면, 사후적으로 IP의 이전이나 양도를 진행시키는 것으로 어느 정도 해결이 가능해도(특정의 state에서는 사후적 동의만으로는 불충분하며, 별도의 보상을 지불하도록 규정하는 경우도 있다.), 사업 초기에 외부의 제3자와의 기술 위탁이나 자문 계약등을 통해서 생성된 IP의 소유권을 매회 지불하지 않으면 안 되는 것. 또, 또한, 필요의 소유권을 명확하게 하지 않으면 안 되는 것. 또한 특정 주(캘리포니아 포함)에서는 종업원이 회사에 이전, 양도할 수 있는 업무와 IP 범위를 제한하기도 하는데, 이 부분에 대해서는 미국 내 법인이 설립된 주(州)법의 내용을 별도로 확인하고 이를 준수하도록 IP이전 계약서를 작성할 수 있도록 법률자문을 받는 것이 바람직하다.
IP 출원 및 등록 ( IP Prosecution and Registration )
아무리 훌륭한 IP를 생성했다고 해도 제3자의 침해로부터 보호받을 권리를 확보하지 못하면 제3자의 무단사용을 방관하고 있어야 하는 경우가 있을 수 있다. 따라서 IP(특히 특허권과 상표권)는 출원하고 등록까지 완료하면 법적으로 완전한 보호를 받을 수 있다는 점을 명심해야 한다.
하지만 미국 내 출원 비용이 한국보다 비싼 데다 변호사 비용도 한국에서 변리사를 통한 출원 비용보다 비싸기 때문에 많은 스타트업이 나중에 투자를 받고 나서 미국에 출원해야 한다는 이유로 미루는 경우가 종종 있다. 그러나 사업 초기, 특히 특허출원을 희망하는 기술의 경우에는 개발 후 공시 시점 이전, 늦어도 공시 후 1년 이내에는 미국 변호사나 변리사와 상의해 미국 출원 여부를 결정해야 한다. 사업에 필수적인 기술에 대한 특허출원을 미루다가는 얼마 지나지 않아 투자도 받아 예산의 여유가 생겼기 때문에 미국 출원을 진행하려고 미국 변호사를 찾았는데도 이미 출원 마감시한을 넘겨 버리는 경우가 발생할 수 있기 때문이다.
한편, IP를 출원 및 등록했다고 해서 끝이 아니다. 말 그대로 타인이 무단으로 자신의 기술이나 상표를 사용하는 것을 사후적으로 금지하고 손해배상을 청구할 수 있는 권리를 국가로부터 부여받은 것일 뿐, 일단 자신의 기술은 대중에게 공개된 이상 경쟁자의 우회 설계(design around)가 가능해진다. 실제로 외국기업들의 특허기술 무단 침해 사례도 빈번하다. 결국, 등록 후의 권리행사(post-registration enforcement)가 보다 중요해질 수 있다. 또 아무도 예상하지 못한 획기적인 기술이라면 영원히 공개되지 않도록(보통 특허는 등록 후 약 15~18년 정도 효력이 있다), 원래 영업 비밀(trade secret)로서 관리하는 것이 적당하다. 따라서 반드시 사업 초기에 IP 포트폴리오 구축 전략에 대해 IP 전문 변호사와 상담할 것을 권한다.
멤버 퇴사와 사후 관리(Employees' Post-Termination Management)
스타트업의 IP를 보호하는 데 가장 큰 걸림돌은 어쩌면 핵심기술을 개발한 창업자나 종업원의 퇴사일지도 모른다. 창업자 간의 내부 갈등, 직원들이 느끼는 적절치 못한 보상 등의 문제로 기업의 핵심 멤버가 회사를 떠나게 되면 이들은 경쟁업체로 이직하거나 직접 창업함으로써 자신의 사업을 위협할 수 있다. 구성원(특히 초창기 멤버)에 대한 합리적인 지분 보상이 중요한 이유이기도 하다.
그럼에도 불구하고 직원들의 퇴사와 전직을 영원히 막을 수는 없다. 따라서 기업 입장에서는 고용 종료 후 합리적인 기간과 지역적 범위 내에서 비경쟁 의무(non-competeclause)를 규정한 고용계약서를 체결해 두는 것이 중요하다. 물론 비경쟁 의무조항의 유효성은 주마다 다를 수 있기 때문에 각 주법을 확인할 필요가 있다. 일례로 캘리포니아 주의 경우에는 California Business and Professions Code Section 16600으로 어떤 종류든 합법적인 직업, 교역 또는 사업에 관여하는 것을 제한하는 모든 계약의 해당 부분은 무효("everycontractby whichany one 한편 사원이 퇴사하는 시점에 뒤늦게 비경쟁 약정서를 작성하는 것은 나중에 무효가 될 가능성도 높고 이미 회사에 마음이 떠난 직원과의 갈등을 빚을 수 있으므로 당초 근무를 시작하기 전 고용계약 시점부터 이 내용을 고려해 서로 합의해 두는 것이 바람직하다.
스타트업의 경우, 지적재산(IP)은 기업가치를 결정하는데 있어서 가장 중요한 요소 중 하나이다. 특히 미국 내 투자가로부터 대규모 투자를 받기 위해 미국 진출을 고려하는 경우가 많은데, 많은 투자가나 매수 희망자는 투자하고자 하는 스타트업이 갖고 있는 IP의 잠재적 가치를 www.venturesquare.net
